盧云飛訴國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于第21199754號“拜而'商標不予注冊復審行政訴訟案

朝九晚九 2021-08-09

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【案件信息】

一審案號：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2020）京73行初465號

原告：盧云飛

被告：國家知識產(chǎn)權(quán)局

第三人：拜耳股份有限公司

【基本案情】

第21199754號“拜而”商標（以下稱訴爭商標）初審公告于2017年8月6日，指定使用于第5類“化學藥物制劑；抗生素；針劑；片劑；水劑；膏劑；原料藥；中藥成藥；生化藥品；膠丸”等商品。2019年拜耳股份有限公司以訴爭商標與拜耳股份有限公司指定使用于“ 醫(yī)藥制劑；獸醫(yī)用制劑和(醫(yī)用)衛(wèi)生制劑；醫(yī)用營養(yǎng)品；嬰兒食品；醫(yī)用橡皮膏；醫(yī)用敷料；衛(wèi)生消毒劑；殺寄生蟲劑；殺菌劑；除莠劑；醫(yī)用激素”等商品上的第549166號“拜耳”商標、第1337768號“拜耳”商標、第1317774“BAYER”商標構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標為由，請求商標局不予核準訴爭商標的注冊。2019年2月26日，國家知識產(chǎn)權(quán)局認定，被異議商標指定使用的商品與引證商標一、二的指定商品屬于類似商品，且被異議商標與拜耳股份有限公司的引證商標一、二在文字構(gòu)成、呼叫等方面差異細微，因此雙方商標已構(gòu)成指定使用于類似商品上的近似商標。依據(jù)《商標法》第三十條的規(guī)定，商標局做出不予注冊的決定。

盧云飛對該決定不服向商標評審委員會提出申請復審，認為被異議商標與引證商標一、二不構(gòu)成近似，且被異議商標經(jīng)過使用已經(jīng)與申請人建立唯一對應關(guān)系，因此被異議商標應當予以核準注冊。對此，我方在異議復審階段認為被異議商標與拜耳公司的“拜耳”商標在外觀、讀音方面高度近似，且引證商標“拜耳”已被認定為馳名商標，雙方商標的共存無疑將會造成相關(guān)公眾的混淆。此外，我方指出盧云飛并未提交任何被異議商標的使用證據(jù)，也無法證明其與該商標已形成唯一對應關(guān)系。2019年12月8日，商標評審委員會認定，被異議商標和引證商標三未構(gòu)成近似標識。被異議商標于引證商標一、二在文字構(gòu)成、呼叫上相似，消費者施以一般注意力的情況下，難以明確區(qū)分，已構(gòu)成近似商標，依據(jù)《商標法》第三十條，決定訴爭商標在復審商品上不予核準注冊。

盧云飛對該決定不服起訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院，主張訴爭商標與引證商標一、二在文字組成、呼叫、含義和整體視覺效果上有明顯區(qū)別，未構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標，并認為與訴爭商標文字相同的“拜而”商標已在第2、19、20、28類上獲得了注冊，因此訴爭商標也應當獲準注冊。

【法院裁判】

北京知識產(chǎn)權(quán)法院受理后認定，訴爭商標為“拜而”文字商標，引證商標為“拜耳”文字商標，“拜耳”為臆造詞，具有較高的顯著性。訴爭商標和引證商標一、二僅僅一字之差，其呼叫完全相同，文字構(gòu)成、整體外觀相近，已構(gòu)成近似商標。將訴爭商標和引證商標一、二共同使用在類似商品上，易使相關(guān)公眾誤認為該商品來自于第三人，從而導致混淆誤認。訴爭商標和引證商標一、二已經(jīng)構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標。商標評審采用個案審查的原則，其他商標注冊情況和本案訴爭商標情況不同，不能成為本案訴爭商標獲準注冊的當然依據(jù)。依據(jù)《商標法》第三十條的規(guī)定，駁回了原告的訴訟請求，目前該判決已生效。

【代理心得】

在商標近似方面，本案中我方主張訴爭商標由中文“拜而”組成，與引證商標“拜耳”僅一字之差，在外觀和整體結(jié)構(gòu)上差別細微。雖然訴爭商標申請人主張訴爭商標“拜而”中“拜”字可以讀為“bái”，“而”字還可以讀為“néng”，與引證商標的讀音存在很大差別，但將“拜”字讀為“bái”并非漢語的常用發(fā)音，將“而”讀為“néng”則更為生僻。因此，根據(jù)普通消費者的發(fā)音習慣和認知，訴爭商標與引證商標的讀音也十分近似。在本案中，為支持雙方商標的近似度我方提交了大量的引證商標的知名度證據(jù)。同時考慮到第三人“拜耳”商標在訴爭商標申請前多年即已被認定為馳名商標的事實，訴爭商標與引證商標共同使用在同一種或類似商品上，極易導致相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認。對于原告列舉的在其他類別上注冊的“拜而”商標，我方首先指出與本案沒有直接關(guān)聯(lián)，不能作為訴爭商標應當獲準注冊的當然理由，且考慮到拜耳公司的引證商標在訴爭商標申請前已被認定為第五類“醫(yī)藥制劑”商品上的馳名商標，應當在第五類對商品近似度的審查給予更高的標準。

此外，在訴訟階段我方還對訴爭商標申請人的背景進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其曾在訴爭商標注冊公告前將訴爭商標授權(quán)給第三人的同行業(yè)競爭者在藥品上使用該商標，后市場監(jiān)管部門認定其使用行為可能導致消費者的混淆，對產(chǎn)品進行了查扣。同時，訴爭商標的申請人還曾使用另一家知名藥企的名稱作為其開設的公司的名稱，由此可以看出其申請訴爭商標存在明顯的主觀惡意，容易使相關(guān)消費者對商品來源的混淆誤認，破壞正常的市場經(jīng)營秩序。

劉祝鑫

劉祝鑫律師自畢業(yè)后加入永新知識產(chǎn)權(quán)從事法律工作，協(xié)助多名主辦律師為國內(nèi)外知名企業(yè)處理知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛、知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)糾紛、行政打假行動、網(wǎng)絡侵權(quán)投訴、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓與許可、企業(yè)商事糾紛、企業(yè)常年法律顧問項目等各類法律業(yè)務。

傅鳳喜

傅律師的主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域為知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)安全與個人信息保護和商事合同爭議解決。執(zhí)業(yè)二十年來，傅律師代理了各類法律業(yè)務共計3800余件。她喜歡挑戰(zhàn)，熟悉商業(yè)，擅長處理疑難復雜事務，為客戶提供具有前瞻性的法律建議不斷探索和學習。她積極投身公共事業(yè)，為行業(yè)發(fā)展不遺余力，現(xiàn)為AIPPI 全球數(shù)字經(jīng)濟委員會聯(lián)合副主席、INTA 數(shù)據(jù)保護委員會成員、北京市律師協(xié)會電子商務法律專業(yè)委員會秘書長。