劉世杰

北京市路盛律師事務所律師 專利代理人

專利侵權

抗辯策略

現(xiàn)有技術抗辯作為專利民事訴訟案件中被訴侵權人的一種不侵權抗辯方式，在我國各級法院中的司法實踐中早已有之。《中華人民共和國專利法》第三次修正時將其列入法條，從而明確將現(xiàn)有抗辯原則法定化。

《專利法》第六十二條規(guī)定，'在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或現(xiàn)有設計的，不構成侵犯專利權'。最高人民法院在《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋 （法釋[2009]21號）》第十四條第一款中進一步明確了現(xiàn)有技術抗辯在司法實踐中的具體適用條件和認定標準：'被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現(xiàn)有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于《專利法》第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術'。該條司法解釋明確，在針對現(xiàn)有技術抗辯的司法實踐中，現(xiàn)有技術抗辯的比對對象為'被訴侵權技術方案'和'一項現(xiàn)有技術'；比對方式為將'被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征'和'一項現(xiàn)有技術中的相應技術特征'進行對比（即判斷現(xiàn)有技術抗辯是否成立）；成立標準為兩個對比對象各自相應技術特征是否'相同或無實質性差異'。

司法解釋明確了現(xiàn)有技術抗辯中僅能使用一項現(xiàn)有技術進行比對，然后依照上述規(guī)定， 判斷相應技術特征是否相同或無實質性差異。

但是，在司法實踐和最高人民法院的司法文件中，對'一項現(xiàn)有技術'的對比對象進行了擴張解釋，以提高司法審判效率，平衡專利權人和公眾之間的利益，即在進行對比時，允許以一份對比文獻中記載的一項現(xiàn)有技術與公知常識的簡單組合主張現(xiàn)有技術抗辯。

參照上述司法解釋和司法文件，北京市高級人民法院結合審判經(jīng)驗在《專利侵權判定指南》第125條中更詳細地闡釋了現(xiàn)有技術抗辯：'現(xiàn)有技術抗辯，是指被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現(xiàn)有技術方案中的相應技術特征相同或等同，或者所屬技術領域的普通技術人員認為被訴侵權技術方案是一項現(xiàn)有技術與所屬領域公知常識的簡單組合的，應當認定被訴侵權實施的技術屬于現(xiàn)有技術，被訴侵權人的行為不構成侵犯專利權。' 與上述司法解釋相比，北京市高級人民法院將'無實質性差異'的標準修改為'等同'，并認為二者是一致的。

由于以上對比涉及'是否無實質性差異'（或者'等同'）和'是否為簡單組合'的判定，因此，如何參照專利創(chuàng)造性判斷中'實質性特點'（'非顯而易見'）測試標準，是在針對現(xiàn)有技術抗辯進行審理時需考慮的問題。筆者結合專利審查、授權確權程序中的創(chuàng)造性判斷和專利侵權訴訟中涉及現(xiàn)有技術抗辯案件的審判實踐，對相關問題進行討論。

依照最高人民法院的司法解釋，在確定現(xiàn)有技術抗辯是否成立時，首先應當確定'一項現(xiàn)有技術'， 然后再行判斷被訴侵權技術方案（由'被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征'組成）是否與其相同或者無實質性差異。

在司法實踐中將對比對象可擴張為'一項現(xiàn)有技術和公知常識的簡單組合'之后，其帶來的一個問題是，能否在上述第一個步驟中，替換為確定'一項現(xiàn)有技術和公知常識的簡單組合'后的技術方案（'組合方案'），然后在下一個步驟中，判斷該組合方案是否與其相同或者無實質性差異。

筆者認為，如引入公知常識，上述判定方法應當僅限于通過確定'組合方案是否與被訴侵權技術方案相同'以測試現(xiàn)有技術抗辯是否成立，而不應再包括二者是否'無實質性差異'的情形。

首先，無論是最高人民法院的司法文件，還是北京市高級人民法院指定的上述指南，均以文字形式記載為：與一項現(xiàn)有技術相同或無實質性差異（'等同'），或者是一項現(xiàn)有技術和公知常識的簡單組合。作為審判中的參照性規(guī)定（尤其是最高人民法院的司法文件），不應當再對該擴張后的規(guī)定，再進行文義解釋上的擴張，以避免將'組合方案'視為'一項現(xiàn)有技術'。

第二，如果將組合方案作為是否無實質性差異的判定對象，則在案件審理時將出現(xiàn)兩次判斷或測試： '是否為簡單組合'的測試，以及'是否無實質性差異'的測試。類似于創(chuàng)造性判斷，二者都需要引入假想的'本領域的技術人員'來進行測試，進行測試時的主觀性較大，司法實踐中，類似于創(chuàng)造性判斷，該兩個測試會同時影響事實認定和法律適用是否正確。筆者認為，兩個測試更偏重于影響事實認定，如果兩個測試疊加使用，則會出現(xiàn)'二次主觀認定'的情形，即在一次主觀認定的基礎上，再進行第二次主觀認定，這無疑會增加對事實認定以及由此導致的現(xiàn)有技術抗辯判定的不確定性。

第三，從立法宗旨上講，現(xiàn)有技術抗辯制度的理論基礎，是為了防止專利權人壟斷現(xiàn)有技術，該目的可為專利無效制度的創(chuàng)立更好的實現(xiàn)基礎（行政和司法審級完備且標準統(tǒng)一，審理經(jīng)驗和技術經(jīng)驗均較為豐富）；但是，在我國專利法的構架下，專利確權和專利侵權不能由同一司法或行政機構作為同一案件審理，為節(jié)約程序，有利于及時定紛止爭，實現(xiàn)效率和公正的平衡，通過現(xiàn)有技術抗辯，阻卻在特定案件中專利權人行使不正當?shù)膲艛鄼?，而專利權是否有效則在所不問。由此可見，現(xiàn)有技術抗辯的法定化，目的是通過較為迅即而非最根本的手段，在程序公正、事實認定公正和法律適用公正兼顧的前提下，對社會公眾自由行使現(xiàn)有技術的權利進行保護。因此在涉及現(xiàn)有技術抗辯的案件審理中，應當對自由裁量權進行規(guī)范以實現(xiàn)立法目的。如果同時進行兩次主觀性認定， 則會妨礙對自由裁量權行使的規(guī)范。

因此，'無實質差異'的測試和'簡單組合'的測試不能同時或結合使用。被訴侵權人在主張現(xiàn)有技術抗辯時，被訴侵權技術方案是否'與一項現(xiàn)有技術方案相同或無實質性差異'或是否'是一項現(xiàn)有技術和公知常識的簡單組合'，二者應當擇一使用。

在判定現(xiàn)有技術抗辯是否成立的司法實踐中，一些法院將兩個比對技術特征之間的'無實質性差異'理解為'等同'。北京市高級人民法院在上述指南中做出了類似規(guī)定，理由是，最高人民法院在一份判例中認為，現(xiàn)有技術抗辯的審查方式，是'以專利權利要求為參照，確定被訴侵權技術方案中被控落入專利權保護范圍的技術特征， 并判斷現(xiàn)有技術中是否公開了相同或等同的技術特征'?；诖耍本┦懈呒壢嗣穹ㄔ旱睦斫馐?，最高人民法院認為'無實質性差異'意即'等同'，并且，'既然允許專利權人通過等同原則將專利權保護范圍擴大到等同的程度，處于公平對等起見，也應當允許通過等同原則將現(xiàn)有技術擴大到等同的程度……故現(xiàn)有技術抗辯中的'等同' 與等同原則中的'等同'應當具有一致的內涵，社會公眾應當能夠自由享用將現(xiàn)有技術擴張到與其某個或某些技術特征等同的技術特征所組成的技術方案中'。

筆者認為 ，將 '無實質性 差異'視為'等同' 并不妥當。

'等同'的概念來源于專利侵權中理論中的'等同原則'。'等同原則'作為'周邊限定論'（'字面侵權'）和'中心限定論'的折衷原則，已成為域外和我國在確定專利侵權是否成立時的基本原則。等同原則的具體闡釋在此不多贅述。在此僅引述最高人民法院在確定兩個相應的技術特征是否等同時所采用的標準：'等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域的普通技術人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征'。即在該標準中需要考慮四個問題：手段、功能、效果和不經(jīng)過創(chuàng)造性勞動（及即顯而易見）。作為比對客體，用于比對的特征分別為所主張的權利要求中所記載的技術特征，和被訴侵權技術方案中的一項對應技術特征。相較而言，現(xiàn)有技術抗辯認定標準中'無實質性差異'的規(guī)定具有較大的自由裁量空間，如果將'無實質性差異'適用'等同'標準，審理時則需對上述四個事實問題逐一查明，雙方當事人在這些事實問題的對抗中，有可能因為其中一個或多個問題（例如 '是否采用了基本相同的手段'）增加審理的不確定性，從而背離現(xiàn)有技術抗辯的立法旨意。

另外，從技術層面而言，對于'等同'的判定， 是比照權利要求的技術特征，對被訴侵權產(chǎn)品相應地確定或'寫出'由多個技術特征所形成的'被訴侵權技術方案'，即該被訴侵權技術方案相當于根據(jù)被訴侵權產(chǎn)品，并參照主張的專利權利要求，寫出的'虛擬的權利要求'。被訴侵權技術方案的確定，是從客觀實在的產(chǎn)品，到紙面'虛擬的權利要求'的轉化，因此自然地在司法實踐中往往具有不確定性。'等同'測試時，即是將該虛擬的權利要求與真實的權利要求進行比較。在現(xiàn)有技術抗辯中，如采用等同，則在對被訴侵權技術方案進行'虛擬的權利要求'轉化的基礎上，又需對'一項現(xiàn)有技術方案'進行該轉化（包括從使用公開的物的現(xiàn)有技術到'虛擬的權利要求的轉化'，以及從作為出版物公開的文字形式的現(xiàn)有技術到'虛擬的權利要求的轉化'）。將各自進行轉化后的兩個技術方案進行'等同'比較，這將進一步增加案件審理的不確定性。

因此，在涉及現(xiàn)有技術抗辯的專利侵權糾紛案件中，不宜將'無實質性差別'的標準，視為專利侵權等同理論中'等同'的標準。

創(chuàng)造性測試需判斷發(fā)明創(chuàng)造相對現(xiàn)有技術是否至少具備實質性特點和進步。在專利審查實踐和確權確權的行政復議及訴訟程序中，該判定側重于前者（是否具備實質性特點），即非顯而易見性。因此幾乎可以說一項創(chuàng)造性的判斷，就是測試其相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見的過程。另外，如上所述，現(xiàn)有技術抗辯的理論基礎，是為了防止專利權人壟斷現(xiàn)有技術，而確保僅將有限的壟斷權 賦予'新的'（即具備新穎性）并且'實質上新的'（即具備創(chuàng)造性）的真正的發(fā)明創(chuàng)造。這與創(chuàng)造性標準的創(chuàng)設目的相一致。由此而言，現(xiàn)有技術抗辯中的'無實質性差異'和創(chuàng)造性判斷存在重要關聯(lián)。筆者以下通過比較二者的共通之處和差異點，試述如何對現(xiàn)有技術抗辯中的'無實質性差異'進行判斷。為在容易理解的限度內縮小二者差別，此處比照現(xiàn)有技術抗辯，將創(chuàng)造性判斷中的現(xiàn)有技術數(shù)量限于一項。

在確定一項現(xiàn)有技術后，創(chuàng)造性的首要步驟是確定發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術的差別（即區(qū)別技術特征），并基于這些差別從整體上確定發(fā)明創(chuàng)造所要實際解決的技術問題，最后結合所要實際解決的技術問題，判斷這些差別是否導致了從整體上看，發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見。對照而言，在現(xiàn)有技術抗辯的'無實質性差異' 判定過程中，是在確定一個或多個差別之后，判斷各對應的技術特征的差別是否是'實質性的'或'顯而易見的'。因此，創(chuàng)造性測試更注重對技術貢獻本身的考量，而現(xiàn)有技術抗辯的'無實質性差異'的測試更注重對單個技術特征的考量。這種考量上的區(qū)別源于二者的功能性定位不同：創(chuàng)造性測試用于授權機關對權利的創(chuàng)設的限制性考量標準，更注重技術貢獻本身（'中心限定主義'），而現(xiàn)有技術抗辯和全面覆蓋原則類似，用于基于周邊限定原則，在司法過程中充分考量到權利人和社會公眾之間的衡平。換言之， 在現(xiàn)有技術抗辯中，不僅要考慮專利技術方案內真正做出技術貢獻的那些特征所對應的現(xiàn)有技術特征和侵權技術方案特征，也要考慮記載在專利技術方案內的所有其他特征所對應的兩個對比技術特征。所以，現(xiàn)有技術抗辯若采用'技術貢獻考量'原則，在對后種情況進行是否具有實質性差異進行考量時，則尤為不妥當了。并且，需要強調的是，在現(xiàn)有技術抗辯的機制下，抗辯方本身要主張的實質，是專利技術方案并無技術貢獻，用于對比的客體，也不直接涉及專利技術方案。因此，現(xiàn)有技術抗辯中，不應從專利技術方案的技術貢獻（或'發(fā)明點'）出發(fā)，確定兩個對應技術特征的差異是否顯而易見。有觀點認為，可以將被訴侵權技術方案'假想'為一項'發(fā)明創(chuàng)造'， 然后將其與現(xiàn)有技術方案相比，用創(chuàng)造性的標準測試是否顯而易見?；谏鲜鲈颍撚^點值得商榷，在對'假想的發(fā)明創(chuàng)造'進行技術貢獻的確定，即在解決實際問題或'發(fā)明點'的確定中，將會缺乏事實依據(jù)，并導致該'假想認定'出現(xiàn)錯誤。

筆者認為，在現(xiàn)有技術抗辯中判斷兩個比對技術特征之間的差異是否是實質性的（非顯而易見的）， 應基于兩個技術特征本身進行，即判斷兩個技術特征之間是否可以無實質性差異地（或者顯而易見地）進行'替換'。在創(chuàng)造性判斷中，如果區(qū)別技術特征是公知常識，則可認定現(xiàn)有技術中存在技術啟示，促使本領域的技術人員有動機改進用于對比的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。在現(xiàn)有技術'無實質性差異'的判斷中，可以借鑒該標準。具體地，可以從本領域的技術人員出發(fā)，基于比對技術特征的應用技術領域、適用具體場合和具體技術功能，判斷二者的差異是否足以導致能夠導致顯而易見的'替換'。該'替換'不涉及創(chuàng)造性判斷中的'改進'，而僅僅涉及是否為顯而易見的'改變'。在證明二者的差異是否為'顯而易見'時， 抗辯方應當承擔證明責任。該證明責任包括：證明兩個技術特征之間為慣用手段的直接置換；或者證明該差異相對于現(xiàn)有技術是顯而易見的。對于前一種證明責任， 抗辯方并不必然需要提供額外的公知常識證據(jù)，而僅需從本領域技術人員通常的理解出發(fā)，主張兩個技術特征是所屬領域的慣用手段的直接置換，其類似于《專利審查指南》在新穎性判斷中的相關標準；對于后一種證明責任，抗辯方則需提供額外的公知常識證據(jù)，例如教科書、行業(yè)標準規(guī)范和技術辭典等，證明兩個技術特征之間的差異雖然不是'慣用手段的直接置換'，但可以歸為本領域技術人員通用和熟知的替換方式，從而證明該差異是非實質性的。歸納而言，'無實質性差異'的測試可以包括兩個步驟：第一個步驟，測試二者之間的差異是否為慣用手段的直接置換，如是，則現(xiàn)有技術抗辯成立，如否，則進入第二個步驟，即在引入公知常識證據(jù)的基礎上，進一步測試二者之間的差異是否是本領域通用的替換方式，如是，則現(xiàn)有技術抗辯成立，如否， 則現(xiàn)有技術抗辯不成立。通過該兩個測試步驟，可以在'非實質性差異'的判斷過程中，對抗辯方的主張進行限制，以避免將'非實質性'或'顯而易見'的準則進行過度擴張，又賦予抗辯方進一步的舉證權利，即可以通過公知常識證據(jù)的引入，對類似于新穎性標準的'慣用手段的直接置換'標準進行適度延伸。這有利于審判過程中盡可能減少因在事實問題認定中出現(xiàn)過多主觀因素而導致的裁判結果不一致狀況，并且也避免了在現(xiàn)有技術抗辯中，過多地引入創(chuàng)造性測試標準。

如果說' 無實質性差異' 的判斷標準在于保護社會公眾可以對現(xiàn)有技術進行無實質性差異的技術特征替換后對其自由使用的權利，則'一項現(xiàn)有技術和公知常識的簡單組合'的標準，在于保護社會公眾對現(xiàn)有技術進行簡單的技術特征添附后對其自由使用的權利。司法實踐中對'簡單組合' 的認定標準并不一致。有觀點認為' 簡單組合' 類似于創(chuàng)造性判斷中' 顯而易見的結合'，因此可以參照創(chuàng)造性的標準，通過判斷被訴侵權技術方案相對于現(xiàn)有技術方案和公知常識證據(jù)的結合是否顯而易見，來測試現(xiàn)有技術抗辯是否成立。該觀點運用于現(xiàn)有技術抗辯并不妥當。如上所述，'簡單組合'在于確定現(xiàn)有技術添附入公知常識后的技術內容， 然后再進一步判定該技術內容是否為被訴侵權技術方案。而在創(chuàng)造性'顯而易見的結合'的測試中，往往涉及到兩份現(xiàn)有技術（對比文件），在確定發(fā)明創(chuàng)造與一份現(xiàn)有技術（最接近的對比文件）的區(qū)別技術特征和要實際解決的技術問題的基礎上，判斷該區(qū)別技術特征是否為另一份對比文件所公開且作用相同。如果相同，則判定為發(fā)明創(chuàng)造相對于兩份對比文件的結合顯而易見，從而不具備創(chuàng)造性。如果將該標準類似地引入，則'一項現(xiàn)有技術證據(jù)'可視為最接近的對比文件，'公知常識證據(jù)'可視為第二份對比文件，在進行判斷時， 首先確定被訴侵權技術方案與現(xiàn)有技術的區(qū)別特征，再判斷這些區(qū)別技術特征是否為公知常識證據(jù)所公開并且所起作用相同。這樣處理的問題是忽略了被訴侵權技術方案中與'區(qū)別技術特征' 相對應的那些技術特征。例如，被訴侵權技術方案的技術特征包括A、B、C，現(xiàn)有技術證據(jù)中技術方案的特征包括A 、B 、C ' ， 其中C 與C ' 為對應的技術特征。那么，在進行區(qū)別技術特征及其功能是否為公知常識證據(jù)所公開的判斷中，實際上忽略了C ' 的存在及作用。這種情形實質上并非'組合'，而是'替換'。事實上，創(chuàng)造性中的'結合'實際上包括了'技術特征的組合'和'技術特征的替換'兩種情形，因此不適用于判斷現(xiàn)有技術抗辯中的' 簡單組合' 。 最高人民法院的司法文件中曾經(jīng)出現(xiàn)過'顯而易見的組合'的用語，筆者認為，為避免與創(chuàng)造性判斷中的'顯而易見的結合'相混淆，在現(xiàn)有技術抗辯中，不宜采用'顯而易見的組合'。

筆者認為，現(xiàn)有技術抗辯中的'簡單組合'應當僅限于對現(xiàn)有技術的簡單添附行為。' 簡單組合'的測試應當滿足兩個條件，是否為'添附'行為，以及該'添附'行為是否簡單。對于第一個條件而言，應當判定最后用于比對的技術內容，是否為完整的現(xiàn)有技術方案的所有技術特征與作為公知常識的技術特征的疊加后的集合； 對于第二個條件，是判定該組合行為是否是簡單的，即對本領域技術人員而言是否為通用的、貫常的疊加，從而使得該疊加后的技術特征的集合形成為一個完整的、用于比對的'組合方案'。如果該兩個條件不能同時滿足，則現(xiàn)有技術抗辯不能成立；而如果兩個條件得以同時滿足，則進一步將該組合方案與被訴侵權技術方案進行比對，如果二者相同，則現(xiàn)有技術抗辯成立，如果不同則抗辯不成立。

由于司法功能導向不同，認定現(xiàn)有技術抗辯是否成立時，不宜過多參照等同原則和創(chuàng)造性理論，而應結合立法宗旨和我國現(xiàn)有審判體系，對現(xiàn)有技術抗辯中的主觀性較強的測試進行客觀化細分，以將帶有主觀性的判斷縮至盡可能小的范圍。當然，這并不意味著試圖湮滅自由裁量權。 在審判實踐中，仍需要進行個案分析，在盡可能小的主觀判斷范圍內，更公正有效地行使自由裁量權。司法政策和審判實踐對現(xiàn)有技術抗辯適用范圍進行了擴張和延伸，因此在行使自由裁量權時，試圖在該限度內使得利益偏向于其的抗辯方，應按比例地承擔更多舉證責任。最后需要提及的是，盡管具體測試標準不同，但在創(chuàng)造性判斷、等同原則理論和現(xiàn)有技術抗辯中，仍存在重要關聯(lián)， 例如均需要引入'本領域的技術人員'、需參照'本領域的公知常識'等，因此三者從法理基礎到審判實踐的更多共通融合之處，仍是一個值得繼續(xù)探討的話題。

原標題：淺議現(xiàn)有技術抗辯的認定標準